一、前言
自商標制度產(chǎn)生以來,商標權(quán)人對商標利用及商標權(quán)益最大程度保護的探索從未停止。但由于商標本身是一種市場公共資源,因此對商標權(quán)益的過度保護必然會損害正常的市場競爭秩序。在此背景下,商標權(quán)益的適當(dāng)保護與商標合理使用邊界的確定成為當(dāng)代商標法關(guān)注與建設(shè)的重點。本文將對防御商標制度建立健全的必要性進行分析,并對制度構(gòu)建的具體路徑進行探索,旨在對企業(yè)注冊、使用防御性商標的行為進行規(guī)范,在遏制惡意搶注現(xiàn)象的同時,強化馳名商標的保護,實現(xiàn)商標資源釋放與品牌經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展雙贏。
二、我國防御商標的規(guī)制與保護現(xiàn)狀
(一)注冊申請現(xiàn)狀
防御商標是指馳名商標權(quán)益人非以使用為目的在其他領(lǐng)域、行業(yè)注冊的保護性商標,旨在防止他人跨領(lǐng)域、跨行業(yè)使用相同或近似商標標識,進而導(dǎo)致馳名商標與產(chǎn)品間一一對應(yīng)關(guān)系被破壞。申請注冊防御商標是當(dāng)前企業(yè)實現(xiàn)品牌商標全面保護的重要路徑。通過商標局官方網(wǎng)站對我國的知名商標進行檢索可以發(fā)現(xiàn),大部分知名企業(yè)都在主營領(lǐng)域之外注冊了防御商標。但由于全類注冊所需成本過高,因此注冊滿四十五類商品、服務(wù)項目的企業(yè)較少。以知名品牌“華為”為例,在其執(zhí)照登記的生產(chǎn)經(jīng)營范圍之外,企業(yè)注冊了大量相同或近似商標。
(二)效力存續(xù)現(xiàn)狀
《商標法》第四十九條規(guī)定,連續(xù)三年不使用的注冊商標,若無正當(dāng)理由,任何單位或個人都可以對其申請撤銷。換言之,商標在注冊三年之內(nèi),效力存續(xù)狀態(tài)并不會受此條的影響。因此,當(dāng)企業(yè)注冊防御商標成功后,若不存在法定商標無效情形,在三年期限屆滿前,商標權(quán)人的權(quán)利及商標的效力通常會較為穩(wěn)定。由于企業(yè)注冊防御商標的初衷是為了“防御”,而不是“使用”,故在商標注冊三年后,防御商標會有被申請撤銷的風(fēng)險。但這并不意味著在三年期限屆滿后,所有的防御商標在被申請撤銷時,都將失效。當(dāng)防御商標所保護的基礎(chǔ)商標的知名度達到一定程度時,基礎(chǔ)商標的影響可以延伸至防御商標,進而對其效力產(chǎn)生影響。當(dāng)其他單位或個人企圖以“連續(xù)三年不使用”為由撤銷防御商標后再自行注冊商標時,將受到馳名商標反淡化規(guī)則的阻礙。因此,知名度越高、影響力越大的商標受到《商標法》第四十九條的影響越小。根據(jù)《商標法》第三十九條規(guī)定,注冊商標并非永久有效,其有效期限為十年。因此,十年是對防御商標效力存續(xù)狀態(tài)有重大影響的另一個時間點。雖然《商標法》第四十條規(guī)定,對于有效期滿的注冊商標,商標權(quán)人可以申請續(xù)展,但受到市場經(jīng)濟發(fā)展變化等因素的影響,并不是所有的防御商標在效力期限屆滿后都會被申請續(xù)展。如果企業(yè)未對防御商標進行續(xù)展,防御商標將失去效力。
三、構(gòu)建防御商標制度的必要性分析
首先,構(gòu)建防御商標制度是品牌強國建設(shè)背景下企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的必然選擇。在經(jīng)濟發(fā)展模式不斷變更的大背景下,品牌效應(yīng)分析與品牌傳播路徑探討已突破了傳統(tǒng)營銷學(xué)理念的局限,成為助推時代經(jīng)濟發(fā)展的強力新動能,強化品牌保護也成為當(dāng)代企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的重要方向。從《商標法》等相關(guān)法律、規(guī)范來看,為了實現(xiàn)品牌的全面保護,現(xiàn)階段企業(yè)有兩條路徑可以選擇:一是申請認定馳名商標;二是盡可能全面地在其他行業(yè)領(lǐng)域注冊相同或近似商標。對兩路徑進行比較可以發(fā)現(xiàn),雖然認定馳名商標路徑所面臨的法律風(fēng)險更小,但舉證難度更大、投入成本更高,且即便被認定為馳名商標,也無法實現(xiàn)事前的有效預(yù)防,故大部分企業(yè)會選擇程序更為簡便、成本更為低廉的路徑?注冊防御商標來進行品牌全面保護。[1]其次,構(gòu)建防御商標制度是脫離當(dāng)前司法糾紛困境的必然路徑。雖然我國立法上尚未確立防御商標制度,但在司法實踐中,圍繞防御商標產(chǎn)生的法律糾紛并不罕見。面對層出不窮的防御商標糾紛案件,不同法院對相關(guān)問題的判定并不相同,存在許多分歧。[2]最后,構(gòu)建防御商標制度是彌補現(xiàn)有馳名商標保護制度不足的必然措施。[3]
四、防御商標制度與現(xiàn)有規(guī)范存在的沖突
(一)防御商標制度與《商標法》第四條的沖突
《商標法》第四條對不以使用為目的的惡意商標注冊申請行為進行了禁止。正如前文所述,該規(guī)則設(shè)立的初衷并非為了禁止注冊防御商標行為,但不可否認的是,在實踐中防御商標的“非使用性”仍與《商標法》第四條惡意搶注行為規(guī)制規(guī)則存在一定沖突。究其根本,是由于《商標法》第四條的“惡意”界定可以從截然不同的兩個角度進行理解造成的,即不同學(xué)者對“非以使用為目的”是否屬于惡意搶注行為的“惡意”存在不同的看法。有的學(xué)者認為,“非以使用為目的”并不屬于《商標法》第四條規(guī)定的“惡意”。根據(jù)《商標法修改相關(guān)問題解讀》,《商標法》2019年修正的目的在于打擊惡意搶注商標行為,即“傍名牌”、囤積牟利轉(zhuǎn)讓等行為。因此,從目的解釋角度來看,并非所有的非使用目的均構(gòu)成“惡意”,更不應(yīng)將“惡意”簡單地解釋為非使用目的?!皭阂狻币欢ǔ潭壬鲜欠鞘褂媚康牡南拗贫ㄕZ,即只有惡意的非使用目的申請應(yīng)被駁回。也有的學(xué)者認為,當(dāng)申請人主觀上無使用商標的目的時,即構(gòu)成惡意。其認為《商標法》第四條是誠實信用原則在商標法領(lǐng)域的具體體現(xiàn),從嚴格意義上講,只有以直接使用為目的的商標注冊才符合誠實信用原則的基本要求。[4]
筆者認為,從主觀上看,實踐中申請人注冊商標的目的千差萬別,除了直接使用外,防御、投資、儲備等都是常見的商標注冊目的。因此,將非直接使用目的之外的其他目的均劃入惡意之中,無疑是片面且不合理的。退一步講,即便防御、投資、儲備目的不符合誠實信用原則,也絕對難以劃入“惡意”的主觀范疇之中。此外,從2019年《商標法》的修訂過程來看,第四條最初的表述中僅有“不以使用為目的”,并沒有“惡意”,而正式稿中卻增加了“惡意”,一定程度上反映了立法者承認了并非所有的“不以使用為目的”的商標注冊行為均是惡意的。故在對《商標法》第四條進行理解時,應(yīng)先判斷申請人的注冊商標行為是否具有使用目的,如無使用目的,再判斷其是否具有惡意,如果具有惡意,其申請才應(yīng)被駁回。
(二)防御商標制度與《商標法》第四十九條的沖突
《商標法》第四十九條第二款規(guī)定,注冊商標如果連續(xù)三年未實際使用且無正當(dāng)理由,可被申請撤銷。該條的立法初衷在于,避免商標標識資源的空置與浪費,即旨在打擊囤積商標行為。雖然《商標法》第四十九條第二款并非為了打擊注冊防御商標行為,但防御商標不可避免地受到一定的影響。實踐中,申請撤銷主體通常是企圖通過適用《商標法》第四十九條第二款來達成合法使用已具有一定商業(yè)經(jīng)濟價值的商標標識的目的。因此,因三年未實際使用被申請撤銷的對象往往是已具有一定知名度的商標或馳名商標的防御商標,而無太大經(jīng)濟價值的被囤積商標反而受到的影響較小。有學(xué)者主張,可以將防御商標納入“正當(dāng)理由”的范圍,從而化解防御商標注冊、使用與《商標法》第四十九條的沖突。從TRIPS協(xié)議第十九條來看,注冊商標未實際使用的正當(dāng)理由需要同時滿足兩項基本要素:一是導(dǎo)致注冊商標未實際使用的原因是客觀原因;二是該原因可以阻卻所有可以實際使用商標的可能。我國《商標法實施條例》第六十七條將《商標法》第四十九條的“正當(dāng)理由”進一步細化解釋為四種具體類型,但本質(zhì)上與TRIPS協(xié)議的“客觀性”與“阻礙全部可能”并無不同。此外,最高人民法院印發(fā)的《關(guān)于審理商標授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》中也強調(diào)了“正當(dāng)理由”的兩大構(gòu)成要素,同時指出,商標權(quán)人主觀上應(yīng)具備使用該商標的真實意圖且為商標的實際使用進行了必要的準備。因此,筆者認為,并不能通過將防御商標納入“正當(dāng)理由”的范圍的方式化解防御商標注冊、使用與《商標法》第四十九條的沖突。首先,并不是政策調(diào)整、不可抗力等客觀因素造成了防御商標未實際使用。其次,防御商標也并非無實際使用的可能。再次,商標權(quán)人注冊防御商標通常沒有實際使用該商標的真實意圖,更無進行真實使用該注冊商標的準備。故除非立法機關(guān)或司法機關(guān)對現(xiàn)有規(guī)范進行修訂,將防御商標明確列為“正當(dāng)理由”的具體情形,否則難以化解當(dāng)前的實際矛盾。
五、我國構(gòu)建防御商標制度的具體路徑展開
(一)厘清防御商標的注冊要件
1. 注冊主體
由于防御商標與基礎(chǔ)商標之間存在著依附與被依附的關(guān)系,故防御商標的注冊主體應(yīng)與基礎(chǔ)商標的注冊主體保持一致,否則極易導(dǎo)致防御商標脫離原本的與基礎(chǔ)商標的依附關(guān)系,造成商標權(quán)利混亂。因此,當(dāng)申請人申請注冊防御商標時,除了應(yīng)提供防御商標的圖樣等材料外,還應(yīng)提供基礎(chǔ)商標的相關(guān)材料與信息,從而保障防御商標注冊申請人與基礎(chǔ)商標權(quán)利人相符。
2. 注冊條件
防御商標注冊條件的設(shè)置與市場各方主體的利益均有極為密切的關(guān)系。如果防御商標注冊條件設(shè)置得過于嚴苛,將會過度限縮制度的適用范圍,使制度難以發(fā)揮應(yīng)有的作用。如果防御商標注冊條件設(shè)置得過于寬松,又會對基礎(chǔ)商標形成過度保護,干擾正常的市場競爭秩序。因此,防御商標注冊條件的設(shè)置會對制度的正當(dāng)性與合理性產(chǎn)生直接的影響,需要審慎對待。從域外立法經(jīng)驗來看,雖然有的國家,例如日本,認為基礎(chǔ)商標須為馳名商標才能注冊防御商標;有的國家,例如澳大利亞,認為基礎(chǔ)商標無須達到馳名商標標準也可注冊防御商標,但都對基礎(chǔ)商標的知名度進行了限定,即只有達到一定知名度的商標才可以注冊防御商標。筆者認為,在我國構(gòu)建防御商標制度時,也應(yīng)對注冊防御商標設(shè)置一定的基礎(chǔ)商標知名度條件。結(jié)合我國當(dāng)前的實際狀況,宜先將防御商標的注冊條件設(shè)置為基礎(chǔ)商標為馳名商標。一方面,如果不對防御商標的注冊條件加以限制,賦予所有商標注冊防御商標的權(quán)利,必然會導(dǎo)致現(xiàn)有的一系列打擊惡意搶注、囤積商標行為的規(guī)則空置,實踐中將出現(xiàn)大量假借注冊防御商標之名,行惡意搶注、囤積商標之實的現(xiàn)象;另一方面,注冊防御商標本質(zhì)上是一種降低商標混淆或淡化風(fēng)險的預(yù)防性手段,因此防御商標制度的正當(dāng)性源自風(fēng)險預(yù)防的必要性。鑒于商標標識的市場資源屬性,目前尚無賦予非馳名商標跨類保護的必要,故也無賦予其注冊防御商標權(quán)利的必要。此外,以馳名商標作為防御商標注冊的約束要件,更便于實踐操作。如果將申請注冊防御商標的條件規(guī)定為基礎(chǔ)商標達到一定知名度,而非達到馳名商標標準,那么申請注冊防御商標又將面臨如何確定知名度標準的難題。
(二)構(gòu)建防御商標的效力規(guī)則
1. 權(quán)利范圍
通常普通商標的權(quán)利范圍包括使用權(quán)與禁止權(quán)兩大方面,前者是指商標權(quán)人在該商標的注冊類別范圍內(nèi),有在商品或服務(wù)上使用該注冊商標的權(quán)利;后者是指商標權(quán)人在該商標的注冊類別范圍內(nèi),同時具有禁止他人在相關(guān)商品或服務(wù)上使用與該注冊商標相同或近似標識的權(quán)利。如果他人在相關(guān)商品或服務(wù)上使用了相同或近似的商標標識,將構(gòu)成侵權(quán)。與普通商標不同,防御商標的注冊目的在于“防御”,而非“使用”,因此對其禁止權(quán)的權(quán)利范圍探討更為重要。本文將根據(jù)防御商標是否實際使用展開具體討論。
從商標權(quán)利保護的基礎(chǔ)理論——混淆理論來看,未實際使用的防御商標并不具有區(qū)分與識別商品及服務(wù)的作用。當(dāng)他人在類似商品或服務(wù)上使用與防御商標近似的商標標識時,消費者也不會產(chǎn)生主觀上的混淆。故針對未實際使用的防御商標,其禁止權(quán)的權(quán)利范圍應(yīng)與該商標的實際功能范圍保持一致,應(yīng)限制在防御商標被批準使用的商品或服務(wù)類別之內(nèi),不應(yīng)任意擴張。即基礎(chǔ)商標可以通過注冊防御商標的方式強化其權(quán)利的行使,而不能通過注冊防御商標的方式擴大其權(quán)利的范圍。此外,企業(yè)在注冊防御商標時,通常也不會僅僅注冊一個,而是會在多個商品或服務(wù)類別上注冊多個相同或近似的防御商標,如果防御商標的禁止權(quán)的權(quán)利范圍可以及于核定注冊類別之外,無疑會導(dǎo)致不同防御商標間的禁止權(quán)的權(quán)利范圍重合,造成不必要的資源浪費。
雖然企業(yè)注冊防御商標的初衷在于“防御”,但并不意味著防御商標無實際使用的可能。在企業(yè)的實際運營過程中,防御商標在注冊后被實際使用的情況并不鮮見。對于已實際使用的防御商標,其已具備了與普通商標相同的區(qū)分與識別功能,因此其權(quán)利范圍,特別是禁止權(quán)的權(quán)利范圍應(yīng)與普通商標的權(quán)利范圍相一致,即應(yīng)將類似商品或服務(wù)也劃入權(quán)利范圍之中。
2. 效力變化
由于馳名商標并非商標的具體類型,本質(zhì)上是商標處于的某種事實狀態(tài),故其效力也隨著商標知名度的變化而處于變化之中?;谧陨硭哂械囊栏綄傩?,防御商標的效力也不是一成不變的,而應(yīng)與基礎(chǔ)商標的知名度與效力變化相一致。在發(fā)生商標權(quán)益糾紛后,若基礎(chǔ)商標知名度下降,無法再維持馳名商標效力,那么依附于基礎(chǔ)商標進行注冊的未實際使用的防御商標也可以被申請撤銷,從而維持市場各方主體權(quán)益的動態(tài)平衡。但如果防御商標已被實際使用,其效力的維持將不再完全依賴于基礎(chǔ)商標。換言之,馳名商標在轉(zhuǎn)化為普通商標后,未實際使用的防御商標與已實際使用的防御商標的效力受到的影響并不相同,應(yīng)分別進行討論。
(三)緩解防御商標與現(xiàn)有法律、規(guī)范的沖突
由于防御商標與《商標法》第四條規(guī)定的“非使用目的惡意注冊”及第四十九條規(guī)定的“撤三制度”均存在著一定的沖突,因此在構(gòu)建防御商標制度時,還要做好與現(xiàn)有法律、規(guī)范的調(diào)試,緩解法律適用沖突。具體來說,首先,應(yīng)通過立法或司法解釋的方式,將防御商標排除在第四條規(guī)定的非使用目的惡意注冊情形之外。其次,應(yīng)在現(xiàn)有法律、規(guī)范中將注冊防御商標明確增設(shè)為未實際使用的正當(dāng)理由,從而降低《商標法》第四十九條對防御商標的影響。最后,應(yīng)通過完善防御商標注冊、存續(xù)條件等方式,進一步緩和防御商標保護與商標資源浪費的矛盾,避免商標權(quán)人濫用防御商標制度,破壞正常的市場經(jīng)濟秩序。[5]
六、結(jié)語
防御商標制度起源于域外,是當(dāng)代企業(yè)降低品牌商標“山寨”風(fēng)險、減少品牌商標維權(quán)成本的重要路徑。雖然我國尚未建立防御商標制度,但實踐中企業(yè)通過注冊防御商標實現(xiàn)品牌全方位保護的現(xiàn)象比比皆是。同時,因防御商標產(chǎn)生的司法、行政糾紛日趨增多,在此背景下,建立防御商標制度已成為我國商標法建設(shè)的必然選擇。因此,有關(guān)部門應(yīng)對防御商標的注冊主體、注冊條件及商標的效力等問題予以明確,并做好防御商標保護與防止商標資源浪費的平衡。